Quantas vezes já ouvi este tipo de argumentos para servir de justificação para uma condescendência com a cópia/contrafação, seja nos próprios tribunais onde intervim como mandatário, seja mesmo junto de alguns empresários com quem falei, em que me diziam que “não se importavam que a sua marca fosse copiada por outros porque até era uma boa forma de ser conhecida...”.

Para começar, devo salientar que esta perceção é deturpada e não corresponde sequer ao “legalmente admissível”. Como sabemos, certas ideias e perceções suportadas apenas em observações superficiais podem, muitas vezes, conduzir a ideias ou conclusões erradas. É o que acontece nesta situação.

Em matéria de registo de marcas, existe um conjunto de regras¹  e princípios particulares e que devem ser tidos em conta.

Uma marca é algo imaterial, intangível com especificidades próprias.

Ora, a “apropriação” de uma marca – através da concessão de um registo – destina-se a realizar uma certa função e está envolvida de exigências, requisitos e mesmo de obrigações.

Com efeito, o exclusivo (sobre a marca) é atribuído para desempenhar, nomeadamente a função de indicação da proveniência de produtos ou serviços relativos a uma certa origem empresarial. Isto é, de uma forma menos técnica a marca é um identificador de um produto de certa empresa.

No mercado em livre concorrência, a admissão e concessão de um exclusivo sobre uma marca, está, pois, em grande medida, dependente da marca desempenhar, na prática, aquela função, sendo usada efetivamente para identificar certos produtos/serviços de uma certa proveniência empresarial.

Assim, caso uma marca previamente registada, ao longo do tempo, por atividade ou inatividade do seu titular, se torne uma designação

genérica, ela deixará de desempenhar a sua função primacial junto do público consumidor. Este público passará, então, a entendê-la e observá-la como uma designação ou termo que se refere a um tipo ou gama de produto ou serviço - e não a uma identificação de um certo produto proveniente de uma empresa.

A este fenómeno de perda do caráter distintivo chama-se degenerescência ou vulgarização e pode ter como resultado a perda do exclusivo inicialmente conferido a alguém. Aquele motivo que se subjazia à concessão do registo e do correspondente monopólio deixou, pois, de existir e, por conseguinte, desapareceu a justificação para a persistência do referido monopólio no mercado.

¹ Sobre este assunto vd. nosso artigo “Um jogo chamado propriedade intelectual. Algumas regras iniciais” - https://startandgo.pt/article/1159/um-jogo-chamado-propriedade-intelectual-algumas-regras-iniciais  

Tendo isto em conta, observa-se que a degenerescência da marca se encontra expressamente plasmada na nossa legislação vigente (Código da Propriedade Industrial - CPI) prevendo-se, então, que o registo dever ser declarado caduco se “A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para o qual foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular” – alínea a do nº 2 do artigo 268 do CPI.

É importante ainda realçar que a perda do registo e do respetivo direito têm de ser requeridas por qualquer interessado e tem ainda de ser provada, para além da própria vulgarização da designação, que esta decorreu da própria atividade ou inatividade do seu titular.

No primeiro caso, da própria atividade, a transformação numa designação corrente terá de ser o resultado do titular usar a marca enquanto um termo genérico ou descritivo do próprio produto ou serviço, dando-lhe esta clara ideia falaciosa ao consumidor. Por isso, realça-se que certas técnicas de marketing que são empregues e que jogam com a sua marca e outras palavras, podem não constituir uma prática muito recomendável!

Por outro lado, no segundo caso, da inatividade ou passividade por parte do titular, trata-se da perda do caráter distintivo em consequência do próprio titular abdicar de defender a sua marca, por qualquer modo, consentindo, tacita ou implicitamente, que os demais agentes económicos usem a sua marca enquanto termo referente a um certo tipo ou gama de produto. Realça-se, por isso, que a expressão “quem cala consente” neste domínio pode de facto ter efeitos nefastos para quem cala.

Adicionalmente, observa-se também que a “pena” legalmente prevista – caducidade do registo – para aquela atividade ou inatividade, geradora da perda da distintividade, tem subjacente, pois, uma obrigação